商标独占使用重复许可问题及其对策

商标权利人甲与乙签订商标独占使用许可合同，之后又与丙就同一商标签订商标独占使用许可合同。在此情况下，应当如何确定商标独占使用许可权的归属？乙可以起诉丙要求其停止侵权并赔偿损失，还是只能起诉甲追究其违约责任？
解答这个问题，需要考虑两个要素：其一，商标独占使用许可合同是否已经备案？其二，在后被许可人是否善意？

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（下称“《解释》”）第19条第2款规定，商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人。

在先被许可人的商标独占使用许可合同已经进行备案的情况，在后被许可人显然通常难以被认定为善意，因此答案显而易见，无需讨论。而在在后被许可人的商标独占使用许可合同进行了备案的情况下，在后被许可人是否可以“已经备案”来对抗在先被许可人呢？答案取决于在后被许可人是否善意。举个典型的例子，在上海帕弗洛文化用品有限公司等与毕加索国际企业股份有限公司商标使用许可合同纠纷二审判决书(〔2014〕沪高民三(知)终字第117号)中，法院的主要观点是：如果在后被许可人是善意第三人，其在后订立的商标使用许可合同可以对抗在先授权的商标独占使用许可合同，在先被许可人可通过追究违约责任等方式另行维护自身权益；反之则不然。同时，关于“善意”的认定，《解释》第19条中“善意第三人”是指后被授权者对在先授权不知情。该不知情的证明程度远远低于证明其与授权方存在恶意串通行为的恶劣程度。

在两个商标独占使用许可合同均未备案的情况下，若在后被许可人为善意，则从债权的角度来看，由于债权平等，其效力并不会因债权成立之先后而有差别，故而两个被许可人均不得主张对方停止使用商标。而从商标侵权的角度来看，基于“未经备案不得对抗善意第三人”的规定，被许可人显然可据此作不侵权抗辩。因此，两者均只能追究许可人的违约责任。

为了降低独占商标使用许可事实上沦为“非独占”的风险，被许可方应当注意从以下角度把控风险:

其一，被许可人与商标权利人签订合同前，应当对相关商标的状态作尽职调查；

其二，建议被许可人在商标独占使用许可合同中明确约定许可人的备案义务，约定付款与备案的挂钩，并就此约定较高的违约金。如果可能的话，可以考虑约定商标独占使用许可合同自备案之日起生效。

其三，合同订立以后，及时敦促许可人办理备案手续。