涉外贴牌加工的商标使用与侵权认定的新动向

B株式会社为专业生产摩托车等产品的大型跨国企业，在中国于1988年、1998年先后在第12类上注册多个“HONDA”英文及图形商标。境外M公司委托H公司生产标有“HONDAKIT”标识（注：突出HONDA，缩小KIT）的摩托车整车散件并出口缅甸。由于B公司就上述商标在海关作了知识产权保护备案，因此海关扣留了该批产品。B株式会社随即以侵犯注册商标专用权为由诉至法院，要求H公司停止侵权并赔偿损失300万元。

该案历经一审、二审、再审，判决一波三折。最终2019年9月，最高院再审认定H公司的涉外贴牌加工行为构成商标侵权（详见（2019）最高法民再138号判决）。

长期以来，我国司法机关在涉外贴牌加工商品上商标使用及侵权认定上，主流观点为，涉外贴牌加工产品不进入中国市场，厂家贴附标识的行为既未起到指示商品来源的功能，未在中国境内销售又使之不具有识别商品来源的功能，故在中国境内不存在混淆可能性，因此不构成商标侵权（典型案例包括 (2018)沪0115民初37682号彪马欧洲公司主张侵害商标权败诉案等）。文首“HONDA”案件中，一审、二审法院也持相同观点。（备注：一审法院因认为在案证据不足以认定H公司的加工行为得到M公司授权，因此H公司的行为不属于涉外贴牌加工，而属于销售行为，从而认定H公司构成商标侵权。）

然而，“HONDA”案件再审判决的观点与上述主流观点大相径庭，成为该问题上的分水岭。最高院通过该案确立了涉外贴牌加工问题上的新规则：其一，只要具备区别商品来源的可能性，就属于商标法意义上的商标使用。最高院指出：“商标使用行为……通常包括许多环节，如物理贴附、市场流通等等，是否构成商标法意义上的‘商标的使用’应当依据商标法作出整体一致解释，不应该割裂一个行为而只看某个环节……，在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的‘商标的使用’”。其二，将“相关公众”扩大到商品运输等环节的经营者等。对于《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条规定的“相关公众”，最高院指出，“除被诉侵权商品的消费者外，还应该包括与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者，例如商品运输等环节的经营者；并且考虑到电子商务及互联网的发展，出口至国外的商品存在回流国内市场的可能，国内消费者对于贴牌商品亦存在接触和混淆的可能性”。其三，避免一刀切地以贸易模式认定商标侵权与否。最高院认为，“不能将某种贸易方式（如本案争议的涉外定牌加工方式），简单固化为不侵犯商标权的除外情形，否则将违背商标侵权判断的基本规则”。

我们对“HONDA”案再审判决之后的类似案件及裁判结果进行了检索，结果表明江苏（例如，(2020)苏民终54号）、河南（例如，(2019)豫01知民终31号）、浙江（例如，(2019)浙03民终721号、(2018)浙02行初91号）、辽宁（例如，(2020)辽02民终538号）等各地法院基本都依循了最高院确立的上述新规则、新思路。可见司法机关在这一问题上已经形成新的主流观点，可以预期未来类似案件通常都会按照新观点进行处理。

对于从事涉外贴牌加工的企业来说，应该重视这一司法上的新动向。从风险防范角度来看，企业不仅要拿到外国委托方的合法授权（该委托方在境外具有商标权），同时亦应审查其在中国境内是否具有商标权利或是否侵犯他人商标权利，否则将面临被诉及侵权风险。如被诉的话，则需要结合具体案情，考虑如何从新规则的第一点和第三点寻找突破口。