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    ODM生产中的专利侵权防范

            国内某知名空调品牌A公司看中某空调制造厂商B公司所设计的产品。双方商定,由B公司负责产品设计及制造,成品上贴A公司品牌进行销售。不料投入市场后,C公司认为该产品侵犯了其专利权,继而将A、B两公司诉至法庭。A公司是否应就B公司设计、制造的产品承担专利侵权责任呢?若应承担,那么是作为“制造者”还是“销售者”呢?

            很多人可能会跳起来: ODM最大特点是设计与制造均由受托方负责,与委托方无关。只要ODM合同约定如果受托方产品侵害第三方知识产权,最终全部由受托方担责就可以了。怎么可能让委托方作为“制造商”承担专利侵权责任呢?委托方最多是销售者而已,可以以“合法来源”抗辩。

            事实上,这种看法是危险的。

            ODM商业模式下,委托方是否构成被控侵权产品的“制造者”,相关法律和司法解释并没有明确的观点或者判断规则。但是,对司法实践的研究表明, ODM业务模式中,委托方的行为是否构成“制造者”,主要存在以下三种观点:

            第一种观点认为,只要委托方在涉案侵权产品上贴自己的品牌,则构成“制造商”(例如,(2006)高民终字第1570号,(2006)高民终字第515号,(2006)粤高法民三终字第365号)。较多法院持此观点。

            第二种观点认为,尽管被控侵权产品外包装上贴有委托方品牌,但有其他证据表明委托方不具有生产制造能力,则应当认定为“销售者”(参见(2015)粤高法民三终字第329、330号,(2014)粤高法民三终字第91号,(2014)成民初字第332号)。

            第三种观点则认为,被控侵权产品体现了谁的创造意志和技术要求,谁就是“制造者”(参见(2003)南市民三初字第21号,(2012)民申字第197号)。根据这一观点,ODM模式下的委托方不构成“制造者”,一般被认定为“销售者”。

            可见,如果遇到持前两种观点的法院,对于ODM模式下的委托方来说,可能扣上专利侵权产品制造者的帽子。这对于知名品牌形象和声誉可能造成重大伤害,且由于无法证明而无法向受托方追偿。退一步说,即使根据观点二、三,最终被认定为销售者,但委托方是否能利用“合法来源”抗辩仅承担停止销售侵权产品责任,根据个案证据情况(例如,有证据表明委托方明知或者应当知道受托反可能侵害他人专利权的),也存在不确定性。

            因此,ODM的委托方应当强化专利侵权风险防范意识,并可以考虑从以下几个方面降低风险:

            第一,在拟委托ODM生产前,进行FTO调查。应充分审查ODM模式中拟委托的受托方所提供的产品是否涉及专利权,若涉及,应仔细查询可能涉及的知识产权相关情况,要求对方提供相关知识产权证明文件进行核查,并对是否可能涉及第三方知识产权进行技术审查。

            第二,在ODM委托协议中对产品的知识产权条款应当明确约定专利权瑕疵担保条款,万一产品被诉侵权,委托方可以基于合同相对性,向受托方追偿。此时,应当特别注意约定赔偿范围和方式。